關(guān)于第16467738號“DEGU+BWIM及圖”商標(biāo) 無效宣告請求裁定書 無效宣告請求裁定書

發(fā)布時間：2022-09-28 10:40　　瀏覽：134　　來源：爵朗知產(chǎn)

申請人：寶馬股份公司

委托代理人：北京市君合律師事務(wù)所

被申請人：陳海燕

 

商評分析人：深圳市爵朗知識產(chǎn)權(quán)有限公司 簡稱“爵朗知產(chǎn)”
專業(yè)領(lǐng)域：擅長分析各類商標(biāo)疑難案件，量身定制疑難商標(biāo)注冊計劃。

 

 

申請人于2019年08月14日對第16467738號“DEGU+BWIM及圖”商標(biāo)（以下稱爭議商標(biāo)）提出無效宣告請求，我局予以受理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

 

申請人的主要理由：申請人是“寶馬”、“BMW”等系列商標(biāo)的真正權(quán)利人，申請人商標(biāo)經(jīng)長期廣泛的宣傳推廣與使用已具有很高的知名度，為相關(guān)公眾所熟知，并多次被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。1、爭議商標(biāo)構(gòu)成對申請人在第12類商品上在先注冊的馳名商標(biāo)的復(fù)制和摹仿，在實際使用中會淡化申請人商標(biāo)的顯著性，致使申請人利益受到損害。2、爭議商標(biāo)與申請人在第25類商品上在先注冊的國際注冊第663925號“BMW”商標(biāo)、國際注冊第673219號“BMW及圖”商標(biāo)、國際注冊第1226362號“BMW及圖”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)一）、國際注冊第955419號圖形商標(biāo)、國際注冊第1241163號圖形商標(biāo)、國際注冊第645893號圖形商標(biāo)、國際注冊第945064號圖形商標(biāo)、國際注冊第1000463號“M及圖”商標(biāo)、國際注冊第1000390號“M及圖”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)二）、第2019284號“寶馬”商標(biāo)（以下稱引證商標(biāo)三）構(gòu)成相同或類似商品上的近似商標(biāo)。3、《M及圖》系列美術(shù)作品是由申請人獨創(chuàng)而成，早在爭議商標(biāo)申請注冊之前，該美術(shù)作品就已創(chuàng)作完成并公開發(fā)表。爭議商標(biāo)損害申請人的在先著作權(quán)。4、申請人“雙腎形進(jìn)氣格柵圖形”系列商標(biāo)經(jīng)申請人在先使用已具有一定影響，爭議商標(biāo)是以不正當(dāng)手段搶注他人商標(biāo)的惡意注冊。5、被申請人具有抄襲模仿申請人和他人知名商標(biāo)的一貫惡意，意圖攀附他人知名度以謀取不正當(dāng)利益。被申請人的行為已違反誠實信用原則，擾亂商標(biāo)注冊秩序。

 

綜上，依據(jù)2013年《中華人民共和國商標(biāo)法》（以下簡稱《商標(biāo)法》）第四條、第七條、第十條第一款第（八）項、第十三條第三款、第三十條、第三十一條、第三十二條、第四十四條第一款、第四十五條第一款的規(guī)定，請求宣告爭議商標(biāo)無效。

 

申請人提交了以下主要證據(jù)（光盤）：

 

1、申請人及其在華子公司的營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)文件、部分網(wǎng)絡(luò)信息截圖、詞典等相關(guān)摘頁；

 

2、銷售數(shù)據(jù)、經(jīng)濟指標(biāo)；

 

3、“BMW”等系列商標(biāo)在世界范圍內(nèi)的注冊情況；

 

4、申請人及其品牌所獲榮譽獎項；

 

5、宣傳推廣材料、產(chǎn)品照片及介紹、媒體報道、活動贊助、社會公益；

 

6、行政機關(guān)裁定、司法判決書、其他維權(quán)案例；

 

7、《全國重點商標(biāo)保護名錄》、馳名商標(biāo)認(rèn)定批復(fù)；

 

8、設(shè)計師出具的聲明及翻譯、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及翻譯；

 

9、被申請人及關(guān)聯(lián)人名下惡意注冊的商標(biāo)列表。

 

被申請人在我局規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

 

經(jīng)審理查明：1、爭議商標(biāo)由被申請人于2015年3月11日提出注冊申請，2016年4月28日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在第25類服裝、服裝綬帶等商品上，專用期限至2026年4月27日。

 

2、引證商標(biāo)一均于爭議商標(biāo)申請注冊日之前，獲準(zhǔn)國際注冊，并指定到中國進(jìn)行領(lǐng)土延伸保護，核定使用在第25類服裝、鞋、帽、服裝綬帶等商品上；引證商標(biāo)二均已獲準(zhǔn)國際注冊，優(yōu)先權(quán)日均早于爭議商標(biāo)申請注冊日，并指定到中國進(jìn)行領(lǐng)土延伸保護，核定使用在第25類服裝、鞋、帽等商品上。引證商標(biāo)三的申請日早于爭議商標(biāo)申請注冊日，初步審定日晚，核定使用在第25類服裝等商品上。至本案審理時，上述各引證商標(biāo)的權(quán)利人均為本案申請人，且均為有效商標(biāo)。

 

3、申請人在第12類車輛、車輛及其零部件等商品上注冊了第282196號“BMW及圖”商標(biāo)、第784348號“寳馬”商標(biāo)、國際注冊第921605號“寶馬”商標(biāo)、第國際注冊第673219號“BMW及圖”商標(biāo)、第282195號“BMW”商標(biāo)（以下統(tǒng)稱引證商標(biāo)四），

 

以上事實有商標(biāo)檔案在案佐證。

 

我局認(rèn)為，2019年4月23日修正的《商標(biāo)法》已于2019年11月1日起實施，鑒于本案爭議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的日期為2013年《商標(biāo)法》實施期間的2016年4月28日，故我局針對本案的實體問題適用2013年《商標(biāo)法》、程序問題適用現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定進(jìn)行審理。現(xiàn)行《商標(biāo)法》第七條屬于總則性規(guī)定，其立法精神已體現(xiàn)在《商標(biāo)法》其他具體條款中，因此，我局將適用《商標(biāo)法》的具體條款對本案進(jìn)行審理。根據(jù)申請人的理由及提交的證據(jù)材料，本案焦點問題可歸納為：1、爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)一至三是否構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。2、爭議商標(biāo)的注冊是否違反2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款之規(guī)定。3、爭議商標(biāo)的注冊是否違反2013年《商標(biāo)法》第三十二條之規(guī)定。

 

關(guān)于焦點問題1：由審理查明第2項可知，引證商標(biāo)二中部分商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)日及引證商標(biāo)三的初步審定日均晚于爭議商標(biāo)申請注冊日，故本案應(yīng)同時適用2013年《商標(biāo)法》第三十條和第三十一條進(jìn)行審理。爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)三的文字構(gòu)成、呼叫、含義及整體視覺效果均存有一定差異，可以相區(qū)分。故爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)三均未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)。

 

爭議商標(biāo)由顯著識別英文“DEGU”和“BWIM”、“十字圖案”及“斜條紋圖案”組合而成，英文部分與引證商標(biāo)一的顯著識別英文“BMW”在字母組成、視覺效果上十分相近，整體含義亦無明顯區(qū)別；圖案部分與引證商標(biāo)二在圖形要素、外觀設(shè)計及整體視覺效果上高度相像，故爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二均應(yīng)判為近似商標(biāo)。爭議商標(biāo)核定使用的服裝等商品與引證商標(biāo)一、二核定使用的服裝、鞋、帽等商品屬于同一種或類似商品。若爭議商標(biāo)與上述兩引證商標(biāo)共存使用極易造成相關(guān)消費者對商品的來源產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。因此，爭議商標(biāo)與引證商標(biāo)一、二已分別構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，爭議商標(biāo)的注冊違反了2013年《商標(biāo)法》第三十條的規(guī)定。

 

關(guān)于焦點問題2：鑒于申請人在與爭議商標(biāo)核定使用的同一種或類似商品上已有在先注冊的商標(biāo)，故本案無需適用2013年《商標(biāo)法》第十三條第三款進(jìn)行審理。

 

關(guān)于焦點問題3：爭議商標(biāo)由英文“DEGU BWIM”和圖形構(gòu)成，整體與申請人《M及圖》、《圖形》等系列美術(shù)作品未構(gòu)成實質(zhì)性近似，故尚不能認(rèn)定爭議商標(biāo)的注冊侵犯了申請人的在先著作權(quán)。另，鑒于申請人在與爭議商標(biāo)核定使用的同一種或類似商品上已有在先注冊的商標(biāo)，故本案亦無需適用2013年《商標(biāo)法》第三十二條“申請商標(biāo)注冊……，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”進(jìn)行審理。

 

此外，申請人主張爭議商標(biāo)的注冊違反2013年《商標(biāo)法》第四條及第十條第一款第（八）項的規(guī)定，該主張缺乏事實依據(jù)，我局不予支持。在申請人的相關(guān)權(quán)益于本案中已經(jīng)通過2013年《商標(biāo)法》的其他條款予以保護的情況下，本案不再適用2013年《商標(biāo)法》第四十四條第一款的規(guī)定進(jìn)行審理。

 

綜上，申請人無效宣告理由部分成立。

 

依照2013年《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十條、現(xiàn)行《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十四條第三款、第四十五條第一款和第二款、第四十六條的規(guī)定，我局裁定如下：

 

爭議商標(biāo)予以無效宣告。

 

當(dāng)事人如不服本裁定，可以自收到本裁定書之日起三十日內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，并在向法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內(nèi)將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我局。 合議組成員:卓慧 張文 許建明 2020年07月23日